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从法律上讲:广达电脑确定专利用尽的价值


专利和版权所有人有权控制体现其创作的产品的生产和销售,这是理所当然的。但是,对于体现其知识产权(IP)的产品,他们是否有权控制所有下游的使用、重用和交易?

常识告诉我们,当我们购买一台专利机器或一本有版权的书时,我们有权选择将其用于任何目的,并将其转售。法律通过规定产品在市场上的首次授权销售将“耗尽”这些产品的知识产权来支持这一预期。

要量化知识产权枯竭规则对社会的全部价值并不容易,但枯竭显然会使商业流动更加自由,降低交易成本,促进后续创新,并促进一级和二级市场的竞争。

2008年6月,美国最高法院广达电脑公司诉LG电子公司一致肯定了用尽原则的持续生命力,推翻了联邦巡回上诉法院(CAFC)的一个错误的决定,该决定削弱了这一规则的适用。

广达电脑认为(1)用尽规则适用于方法和设备索赔,(2)因为LGE与英特尔的许可授权后者向广达等客户销售组件,用尽保护广达免于专利责任,即使LGE与英特尔的许可寻求限制英特尔的客户可以使用从英特尔购买的产品。

广达电脑是IT行业的一个重要胜利,因为它挫败了向所有专利发明的下游用户索要专利使用费的努力。在本专栏中,我将解释LGE关于用尽原则的理论,以及为什么最高法院拒绝LGE的分析。我也会考虑一些影响广达电脑对于包含专利发明的产品的使用、再利用和再分配的合同限制。

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广达电子诉广达电子之争

英特尔和LGE就他们的专利组合达成了交叉许可协议。LGE的许可证允许英特尔制造和销售微处理器和芯片组,这些芯片与其他组件结合在一起,实现了LGE的一些发明。LGE的许可证允许英特尔将LGE许可证的好处传递给购买了英特尔制造的组件的客户,但不给那些在其系统中混合了英特尔和非英特尔组件的客户。LGE的许可迫使英特尔将该许可限制通知其客户。广达电脑购买了英特尔的产品,并将它们与非英特尔的组件结合在一起后,广达电脑起诉广达电脑侵犯专利。

LGE在广达电脑涉及:一种确保只从主存中检索到最新数据的方法;一种在计算机系统内协调读和写请求的方法;以及一种用于在连接计算机组件的总线上管理数据流量的方法,以便没有一个设备可以独占总线。

广达从英特尔购买的微处理器和芯片组并没有完全体现或实践LGE的专利发明,原因很明显,如果没有将英特尔产品与能够执行该过程的其他组件(例如主存储器)结合起来,该方法就无法实现。

LGE声称,因为英特尔产品没有也不能体现专利发明,专利用尽原则不适用。在专利权人看来,只有当专利权人授权制造和销售完全体现该发明的产品时,专利权才算用尽。

CAFC与LGE一致认为,英特尔产品只是为专利工艺设计的组件,而不是这些工艺的实现。更一般地说,CAFC认为,就其本质而言,方法索赔不受用尽规则的约束。CAFC因此给LGE开了绿灯,起诉英特尔所有的微处理器客户侵犯专利,除非他们为他们的系统购买了英特尔独有的组件。

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为什么量子赢得

广达在最高法院的上诉中获胜,很大程度上是因为历史站在了它这一边。的确,开篇那句广达电脑裁决声明:“150多年来,本法院一直应用专利穷竭原则来限制专利物品最初授权销售后仍然存在的专利权。”法院审查了几起用尽辩护成功的案件,其中包括Univis情况下,像广达电脑,涉及方法索赔。

Univis拥有与眼镜镜片相关的专利。它授权某些公司生产空白镜片;该公司还授权批发商研磨毛坯以制作成品,并授权零售商将成品出售给消费者。美国反垄断当局对Univis试图控制下游市场的做法提出了质疑,认为这是一种不合理的贸易限制。1942年,最高法院裁定Univis公司授权生产和销售空白镜片,已经耗尽了其专利权。尽管空白没有体现Univis的全部发明,但它们体现了发明的基本特征,而空白的目的是实践发明。这足以耗尽Univis的专利权。

法院在广达电脑他说:“就像镜头空白一样Univis没有完全实践有争议的专利,因为它们没有被磨成成品镜片……英特尔的产品在与计算机系统中的内存和总线结合之前,根本无法实现LGE专利或真正发挥作用。”在英特尔组件和完成LGE的专利流程之间,唯一的障碍就是添加了标准组件,比如主存。

最高法院认为,用尽原则将成为“一纸空文”,除非它是由销售本质上(即使不是完全)体现一项发明的零部件引发的。“死信”的危险特别尖锐,因为它是多么简单,“[p]学生寻求避免专利用尽原则[]只是起草他们的专利权利要求书,以描述一种方法,而不是一种设备。”

CAFC的裁决将允许专利权人深入进入商业流,并打破人们对从授权制造商购买授权产品后果的既定预期。最高法院不能接受这种围绕用尽原则的“迂回战术”。

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的影响广达电脑

广达电脑肯定会保护下游客户,使其免受类似大企业的尝试,即对体现专利发明的全部或主要部分的商品实施许可限制。然而,最高法院在广达电脑“对(专利所有人)是否可以获得合同损害赔偿没有意见,尽管用尽办法消除了专利损害赔偿。”

尚未解决的一组重要问题是,对体现发明的产品的客户使用或分销的合同限制是否(或在多大程度上)符合专利法的用尽原则。

特别重要的是,体现专利发明的有条件销售是否像CAFC所认为的那样不属于用尽规则马林克罗德公司诉Medipart公司案马林克罗德的专利是针对医疗设备的发明。该公司出售的这些设备上刻有“仅限一次性使用”的字样。某些客户(医院)忽略了这个图例,与Medipart签订了合同,准备重复使用这些设备。当马林克罗德起诉Medipart侵犯专利权时,Medipart声称专利用尽原则使其免于承担责任。

Mallinkrodt在美国,CAFC将用尽作为一项默认规则,在买方接受一次性使用条款的前提下进行的销售可以并且已经推翻了这一规则。(CAFC还对袋装种子进行了限制性的传说,目的是禁止购买者种植由购买的种子衍生的第二代种子。)在CAFC看来,如果不遵守这些限制性传说,不仅会导致违约责任,还会导致专利侵权。


广达在最高法院的上诉中获胜,很大程度上是因为历史站在了它这一边。


特定的语句广达电脑提出专利用尽裁决Mallinkrodt是错误的。除此之外,广达电脑声明“长期存在的专利用尽原则规定,专利物品的最初授权销售终止了该物品的所有专利权。”因此,当马林克罗德公司将其医疗设备出售给医院时,其专利权被耗尽,因为这些都是“最初授权销售”广达电脑。

当然,这是一个单独的问题,马林克罗德是否可以起诉医院违反其销售合同中的一次性使用条款。一些最高法院和其他判例对在产品上加限制性图例会产生遵守该限制的合同义务这一概念提出了质疑。然而,一些案件强制执行了非协商大众市场许可证的限制性条款。

即便如此,Medipart也不应该对违约承担责任,因为它不是马林克罗德医院和医院之间交易的一方。合同只对签订合同的人有约束力,而不是世界上所有其他人。

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许可证和销售吗?

如果专利权人是“许可”而不是“销售”他们的产品给客户,是否适用用尽也是一个单独的问题。在专利权人和被许可人之间协商好的许可限制很可能是可执行的,但是对于大众市场的软件,仅仅因为开发者将他们与客户的合同安排描述为“许可”而不是“销售”,知识产权就应该被耗尽吗?

到目前为止,判例法对于法院应该在多大程度上尊重这类命名意见不一。弗诺诉欧特克公司是美国考虑这一问题的最新案例。这起诉讼的起因是欧特克反对弗诺在eBay上出售欧特克软件的旧拷贝。弗诺寻求一项宣告性判决,认定他在eBay上出售的软件受到著作权穷竭原则的保护。


如果专利权人是“许可”而不是“销售”他们的产品给客户,是否适用用尽是一个单独的问题。


欧特克转而驳回弗诺的诉讼,称用尽原则不适用,因为欧特克并不向客户出售软件,只是在明确禁止软件再转让的条款下授权使用。(记住,必须有“最初授权销售”来用尽知识产权。)欧特克进一步声称,Vernor销售该软件侵犯了欧特克的版权,因为这是未经授权向公众分发其软件。

法院在弗诺·注意到欧特克将交易描述为“许可”,但不认为这一定义是控制。相反,它研究了欧特克在这款软件上的商业交易的性质,认为它们更适合被定性为销售而不是许可。因此,用尽保护弗诺免受版权责任。欧特克对这一裁决提出了上诉。

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结论

广达电脑是保护IP耗尽规则的重要步骤。这一决定为挫败其他绕过IP耗尽规则的行为提供了坚实的基础,例如对客户施加有条件销售和大众市场许可限制的努力。CAFC和其他法院是否会承认这一逻辑还有待观察广达电脑应该产生这样的结果。

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作者

帕梅拉·萨缪尔森(pam@law.berkeley.edu)是加州大学伯克利分校法律与信息学理查德·谢尔曼特聘教授。

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脚注

DOI: http://doi.acm.org/10.1145/1400214.1400224


©2008 acm 0001-0782/08/1100 $5.00

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